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| ▲ 한영국제특허법률사무소 변리사 정영수 |
1. 해외상표출원 왜 해야하나?
전 세계가 단일 시장이 되어간다는 말도 이미 오래 전 이야기가 되어가고 있지만, 현재는 인터넷상의 전자상거래 활성화로 인해 누구나 외국의 소비자들에게 직접 상품을 판매할 수 있게 돼 국경이라는 것이 무색할 지경이다. 그런데, 상표권 등 산업재산권에 관하여 ‘각국 독립의 원칙’이 적용되기 때문에 우리나라에서 상표권자의 지위를 가지고 있다고 해서 다른 나라에서도 저절로 보호되는 것은 아니다. 즉, 우리나라에서 상표권 등록을 했다고 하더라도 그 효력은 국내에서만 미친다. 따라서 외국에서 제3자가 동일한 상표를 미리 등록 받아 놓은 경우, 해당국에 상품을 수출하려고 할 때 대한민국 특허청에 상표등록을 마친 상표라 하더라도 자신의 상표를 사용하지 못하는 경우가 발생한다.
결국 원래 사용하고 있던 것과는 다른 상표를 부착해 수출할 수 밖에 없으므로 제품 생산 라인을 변경해야 하는 번거로움이 따르게 되며 결과적으로 전 세계적인 브랜드 인지도 획득에 걸림돌이 될 수밖에 없다.
최근 우리나라의 교역 상대국의 범위가 점차 넓어지고 있을 뿐만 아니라 우리나라의 위상이 높아짐에 따라 동남아와 남미 국가에서는 우리나라 기업의 상표가 현지인에 의해 미리 도용등록이 되는 사례가 생겨 나고 있다. 예를 들어 칠레에서는 현지인이 'DORCO'를 미리 등록 받아 놓고, (주)도루코에 상표권을 팔려고 시도한 적이 있으며 페루에서는 ‘미원’상표를 등록 받아 독점상의 지위를 주장한 적이 있다. 그러므로 외국에서의 수출계획이 있는 상품이라면 적어도 수출예상국에서의 상표권 획득을 미리 고려해야 한다.
현지 수입업자가 무단으로 상표권을 자국에 획득해 귀사와의 계약관계에서 부당한 요구를 할 수도 있다. 물론 이 경우 이의신청이나 무효심판 등을 통해 상표권을 되찾는 방법이 있으나 그 과정에서 소요되는 시간과 비용은 사업상 막대한 피해를 입힐 수 있는 것이다.
WTO 체제 이후 대부분의 국가는 자국의 상표권과 저촉하는 상표 제품의 수입을 거부할 수 있기 때문에 세관통관이 불가능해 질 수도 있으며 설사 통관이 된다고 하더라도 등록권자의 권리행사 때문에 수출 자체가 불가능해 질 수 도 있다.
2. 해외상표권 등록 방법
해외 각국에 상표권을 등록하는 방법은 크게 두 가지 방법이 있다. 먼저, 각 나라별로 해당국 대리인에게 의뢰해 별개의 출원을 하는 방식이다. 유럽의 경우에는 각국별로 개별적인 등록을 받는 방법과 유럽공동체 상표(CTM)로서 등록 받는 방법이 있다. 또한 아프리카 지역에 대해서는 아프리카지식재산권기구(OAPI), 아프리카지역산업재산권기구(ARIPO)를 통한 출원이 가능하다. 다른 하나는 마드리드 의정서에 의한 국제상표등록제도를 이용하는 방법이다. 2003년 4월부터 우리나라가 의정서에 가입함에 따라 국제사무국(WIPO)에 상표등록을 하는 경우 각 해당 지정국에서 출원해 등록 받은 것과 동일한 효과를 얻을 수 있는 제도다.
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출원인은 기존의 개별 국가 출원과 비교해 비용, 시간, 노력 등의 관점에서 어느 방법이 유리한지 전략적인 선택이 필요하다. 마드리드 제도에서는 상표의 등록이 거절 될 경우에도 납부한 수수료의 환불이 불가하므로, 마드리드 국제상표출원제도를 이용하는 것이 유리하다고 판단되면 반드시 해당국가의 출원 등록 자료를 검색해 선출원 등록상표가 존재하는지 여부를 확인하고 출원여부를 결정해야 한다.
글 | 한영국제특허법률사무소 변리사 정영수
